Una marca es un signo que identifica productos o servicios de un empresario y los diferencia de otros. La marca como derecho, tiene un alcance limitado por los productos o servicios que identifica y por el territorio dentro del cual ha sido otorgada. No obstante, existen marcas que ven ampliado el ámbito de su protección, atendiendo su reconocimiento dentro del mercado. Este es el caso de las marcas notorias.

La notoriedad es una condición especial de ciertas marcas, que les concede prerrogativas de protección adicionales a los signos que no la ostentan.  El alto grado de conocimiento de una marca dentro del sector pertinente, le otorga a su titular una amplia protección contra el uso o el registro por parte de terceros sin su autorización.  La notoriedad impide que una persona distinta de su titular pueda reproducir o utilizar una parte esencial de una marca para aplicarla a productos, servicios o actividades que generen un riesgo de confusión; e incluso riesgo de asociación, de aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre de la marca, y contra la posibilidad de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Las pruebas que pueden acreditar la notoriedad son variadas y no encuentran limitación legal en Colombia. No obstante, esto no quiere decir que la simple afirmación sobre el grado de conocimiento de una marca sea circunstancia suficiente que acredite su notoriedad. Dado que la notoriedad otorga prerrogativas especiales a una marca, las pruebas que la sustentan deben ser pertinentes y eficaces.

La Norma Andina aplicable en Colombia (Decisión 486 de 2000), es prolija en cuanto a ejemplos de elementos probatorios que servirían para acreditar el conocimiento de la marca y su notoriedad. La disposición relaciona varios aspectos, tales como:

• La antigüedad, la duración y la extensión de su utilización, su promoción o su protección;
• Los valores asociados a las inversiones en su promoción, o a las cifras de ventas o ingresos del titular, o el valor del signo como activo empresarial; y,
• La existencia y antigüedad de registros en el país o en el extranjero.

Así mismo, la norma establece qué se considerará como sector pertinente, indicando que se refiere a los consumidores, los participantes en los canales de distribución o comercialización y los círculos empresariales relativos al mercado de la marca correspondiente. Y se establece que para el reconocimiento de la notoriedad basta el conocimiento en uno de esos sectores. Tradicionalmente se ha encontrado alguna dificultad en demostrar la notoriedad y las deficiencias probatorias han adjudicado, equivocadamente, alguna reticencia de las autoridades para este reconocimiento. Pero el correcto desarrollo del arte probatorio nos permite esbozar unos parámetros que facilitan ese propósito, de la siguiente manera:

• El conocimiento de la marca en los sectores pertinentes es lo que debe ser demostrado, para efecto de la declaratoria de notoriedad. Muchas pruebas que usualmente se presentan, corresponden a indicios del conocimiento o pruebas indirectas del mismo, tales como, volúmenes de ventas, solicitudes o registros existentes, el valor de la marca, etc. Sin embargo, tales indicios no demuestran directamente el conocimiento por parte de las personas del sector pertinente. Las encuestas o las declaraciones de estas personas son las pruebas directas de conocimiento que acreditan notoriedad. Esto no significa que las pruebas indirectas no sean válidas o aceptables, pero es necesario que sean analizadas en su conjunto de manera que acrediten unívoca y contundentemente el conocimiento inferido.

• Además, las pruebas deben contener elementos de comparación o determinación que permitan su valoración. Por ejemplo, indicar el volumen de ventas de un producto o una inversión determinada en labores de promoción o la publicación de unos avisos en unas revistas, sin elementos adicionales, no permitiría cuantificar la importancia de esas cifras en comparación con otras, o será imposible establecer el público al cual le llegó la publicidad señalada si faltan elementos que indiquen el tiraje y la cobertura territorial de la publicación. Esto es lo que se exige en la disposición instructiva colombiana cuando se indica que “los documentos que reflejen hechos, sucesos o cifras y que se aporten con el fin de demostrar la notoriedad, sólo serán relevantes en la medida en que sean referidos y cualificados de manera que sean indicativos de las condiciones que acrediten dicha notoriedad.”

• Los hechos en los que se sustente el conocimiento de una marca, pueden corresponder a hechos notorios exonerados de prueba, pero la notoriedad es una condición que debe ser probada. Es decir que ciertos eventos o circunstancias, que puedan ser elementos de comparación o análisis podrían ser conocidos de manera general, tales como el monto del PIB colombiano, o la condición de un periódico de ser el primer diario de circulación en Colombia.

• La notoriedad es una circunstancia que puede sufrir variaciones en el tiempo y deberá estarse atento a esas modificaciones para acreditarlas dentro de los procedimientos. Si una declaratoria de notoriedad se sustenta en unas pruebas que determinan un conocimiento en un espacio y tiempo determinados, es claro que la notoriedad pasada solamente puede ser un indicio de notoriedad futura, pero no es plena prueba de ello.

Según lo anterior, es claro que la notoriedad es un asunto eminentemente probatorio dirigido a demostrar el conocimiento cualificado de una marca, y la habilidad y experiencia de quien analiza y presenta las pruebas, es determinante de las posibilidades de declaratoria de notoriedad y la obtención de sus beneficios. Autor:  Juan Guillermo Moure