Demasiado Famosa? Evitando la Vulgarización de su Marca

El sueño de cualquier gerente de línea es que su marca se vuelva “top-of-mind” entre el consumidor.  Es decir, cuando el potencial comprador piense en el producto, de manera automática lo asocie con la marca de la compañía.  Este nivel de recordación en un mercado competido, de consumo masivo, donde el consumidor puede escoger de manera desprevenida entre muchas alternativas, es en esencia el Santo Grial de la mercadotecnia.

Sin embargo, con la misma contundencia que defendería esta situación un departamento de mercadeo, lo contrario sucede con el departamento jurídico.  ¿Pero por qué razón los abogados siempre deben encontrarle algún problema a una aparente situación ventajosa?  La razón es muy simple, la ley de marcas siempre busca que la marca registrada cumpla con su función principal: distinguir el producto o el servicio de aquellos otros productos o servicios parecidos que circulan en el mercado.  Si la marca no cumple con esta función, su registro está llamado a ser cancelado.  Precisamente una situación donde esto ocurre es cuando la marca se transforma en el vocablo común para identificar de manera genérica al producto o servicio.  Esta transformación es motivada por los mismos agentes del mercado quienes se encargan de convertir la marca en el término genérico para identificar el producto, destruyendo de esa manera su capacidad distintiva.  Un ejemplo típico de esta situación en Colombia es el término “icopor” para describir el poliestireno soplado.  Icopor originalmente fue una marca de BASF, pero con el uso que se le dio en el mercado se convirtió en el término común para referirse a ese producto.  Otros ejemplos ilustrativos pueden encontrarse en la página www.fact-index.com/g/ge/genericized _trademark.html.

Al anterior fenómeno se le denomina la vulgarización de la marca, y es una situación que lógicamente debe evitar el titular de la marca.  La ley marcaria conmina al titular a tomar medidas positivas para impedir que la vulgarización ocurra.  Por ejemplo, el artículo 169 de la Decisión 486 (el régimen común andino de propiedad industrial, que rige en Colombia) establece que el registro puede ser cancelado ante la mera tolerancia de conducta que dé lugar a la vulgarización.

Por la naturaleza del fenómeno de la vulgarización, la estrategia que debe adoptar el titular marcario para combatirla debe estar dirigida a afectar la conducta del mercado, que es el motor de la vulgarización.  Pero, ¿qué actividades concretas debería evitar el titular de una marca, y a la vez qué otras debería fomentar?  A continuación proporcionamos una lista básica de recomendaciones:

  • Siempre identificar la marca con el símbolo ® para denotar que la misma se encuentra registrada en Colombia.  Esto incluye comunicaciones internas o externas, correos electrónicos, artes, publicidad, manuales y facturas.  Si no es posible usar el símbolo, se puede usar la marca con letras mayúsculas.
  • Usar el término común para identificar el producto o servicio en combinación con la marca.  Para los adeptos en gramática, la marca es un adjetivo, el producto o servicio es un sustantivo.  Por ejemplo, para unas galletas de marca DO-RE-MI, documentos de la empresa siempre deberían hacer referencia tanto a “galletas” como a la marca: “Veinte cajas de galletas DO-RE-MI.”
  • Monitorear los medios para usos incorrectos de la marca.
  • Hacer campañas de educación a los consumidores y actores de los canales comerciales explicando que la marca es distinta al término genérico.  Según la naturaleza del producto o del servicio, una campaña útil es efectuar publicaciones en medios masivos enviando este mensaje.

Tomar acciones extra-judiciales y judiciales contra terceros buscando evitar que usen la marca de manera incorrecta.