Contrario a lo que ocurre en varios países alrededor del mundo, en el derecho colombiano resulta polémico y controvertido abordar la posibilidad de alegar la nulidad de la patente en el marco del litigio civil por infracción. En efecto, la robusta presunción de validez que cobija los actos administrativos durante su vigencia constituye una talanquera jurídica a la materialización práctica de dicha alternativa. En este sentido siempre que en el proceso civil no conste la declaratoria judicial previa de nulidad de la patente, habrá razones prácticas para considerar que una defensa exitosa del demandado no podrá enfocarse exclusivamente en cuestionar la validez de la concesión del derecho que la contraparte estima vulnerado. Así, en términos más simples, la única defensa práctica viable en Colombia consiste en demostrar que el alcance de las reivindicaciones no cobija el producto o proceso presuntamente infractor.
Algunos países, por el contrario, permiten que bajo el mismo proceso por infracción se pueda proponer como excepción la nulidad de la patente, o demandar la misma, para que en cualquier caso el juez que conoce de la pretensión de infracción sea quien tramite y decida sobre la nulidad del acto en cuestión, radicando así en cabeza de una misma autoridad la facultad de declarar que el derecho ha sido infringido, o la facultad de anularlo judicialmente.
Generalmente, en los países que han optado por acoger un sistema unitario de esta naturaleza, una misma autoridad se encuentra investida de la facultad de resolver el todo de la controversia, bajo una única decisión de fondo que resulta vinculante tanto desde la perspectiva civil como desde el campo de lo contencioso administrativo.
En este grupo de países, se encuentra el sistema norteamericano donde tal y como lo han manifestado algunos autores existe un impulso casi natural para defenderse de acciones por infracción mediante excepciones de nulidad[1]. En una línea semejante, aunque bajo supuestos diferentes, sistemas como el peruano permiten que la autoridad judicial especializada en asuntos de propiedad industrial resuelva y decida la nulidad del acto otorgado al demandante, de manera previa a decidir sobre la infracción[2].
Como puede deducirse, los sistemas unitarios cuentan con numerosas ventajas pues ciertamente tienen la potencialidad de resolver los distintos puntos de una misma controversia de manera unificada, favoreciendo la coherencia judicial en asuntos de propiedad industrial.
En otros países, como Colombia, aplica un sistema distinto bajo el cual el juez de la infracción carece de competencia funcional para declarar la nulidad de la patente. De esta manera, bajo los sistemas bifurcados el demandado se encuentra compelido a iniciar un segundo proceso ante una autoridad judicial distinta, que deberá tramitar la nulidad de la patente bajo un proceso paralelo y autónomo.
Así, al prevalecer la distinción entre asuntos civiles y contenciosos administrativos, el sistema opera bajo el riesgo lógico y cronológico de obtener decisiones contrarias en tiempos distintos, de manera que lo que sucede en un proceso puede no necesariamente llegar a repercutir en el otro.
En Colombia, lo anterior ocurre porque los actos provenientes de autoridades administrativas, incluyendo los que conceden (acertadamente o no) un derecho de patente, se encuentran investidos de una presunción de validez bajo la cual aquellos habrán de reputarse válidos en tanto no exista una decisión definitiva mediante la cual el juez de lo contencioso administrativo resuelva declararlos nulos. Lo anterior, obedece principalmente al principio garantista de conservar inalterados los actos emanados de la administración, cuando de estos surjan derechos individuales para los particulares.
Esta circunstancia, por sí misma, no sería impedimento alguno para procurar el equilibrio entre las partes de un litigio por infracción de patentes, de no ser por el prolongado lapso que puede separar la decisión civil de la contencioso administrativa, y de la ausencia de canales de comunicación efectivos entre una y otra jurisdicción.
En efecto, desde la auténtica consolidación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, ha sido claro que los actos proferidos por las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, solamente pueden ser anulados por jueces especializados[3]. En materia de propiedad industrial no ocurre nada diferente pues decidir sobre la anulación judicial de los actos de concesión de un derecho de esta naturaleza es competencia exclusiva del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, del Consejo de Estado.
Quizá uno de los ejemplos recientes relativos a la fuerza de esta presunción, se encuentra consignado en sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual dicha entidad, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dirimió la controversia suscitada entre las sociedades CROCS y EVACOL con ocasión de la presunta infracción de una marca tridimensional de la primera sociedad, registrada en Colombia para identificar productos de calzado. En este caso, entre otras, la sociedad demandada adujo que el derecho de CROCS sobre la marca tridimensional había sido controvertido mediante acciones judiciales de nulidad pendientes de ser resueltas. La SIC determinó que tales argumentos no resultaban de recibo en un proceso civil por infracción y, en consecuencia, condenó a EVACOL, no obstante las alegaciones presentadas por el extremo demandado. Concretamente, la SIC fue clara en manifestar que el solo hecho de haberse demandado el acto administrativo de concesión no resulta suficiente para descartar la infracción en sí pues, en palabras de dicha autoridad, mientras la resolución se encuentre amparada por la presunción de validez, es decir mientras no haya sido revocada judicialmente, no puede ponerse en duda que el titular goza de los derechos que derivan del acto registral[4].
Ahora bien, en materia de patentes tal argumentación podría considerarse razonable, de no ser porque las acciones de nulidad ante el Consejo de Estado contra actos administrativos relacionados con temas de patentes, suelen ser resueltas en un promedio de 8 años después de ser promovidas, lo cual implica que las decisiones de nulidad resultan generalmente más tardías que las de infracción, haciendo que el sistema no revista de una armonía suficiente para garantizar el equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los intereses del demandado.
Por ello, es posible que el anterior conflicto haya motivado la promoción de proyectos de ley tendientes a implementar un sistema unificado, tal y como tuvo lugar el 4 de agosto del año 2015, cuando fue presentado un proyecto que, entre otras cosas, propuso abrir tal debate legislativo[5]. En efecto, al tenor del artículo 21 del proyecto de Ley 038 de 2015, el gobierno nacional propuso crear una excepción de mérito en los procesos civiles por infracción a derechos de propiedad industrial, consistente en la posibilidad de alegar la nulidad del acto de concesión del derecho presuntamente infringido, dotando para ello a la misma autoridad encargada de tramitar la acción por infracción, de la facultad de resolver dicha excepción mediante la declaratoria de nulidad del acto involucrado[6].
La redacción del artículo propuesto, tal y como fue presentado, no solo generó cierta duda por parte de la doctrina nacional en cuanto sus efectos y forma de aplicación práctica (“entre partes”) se refiere[7], sino que también significó un elemento abiertamente disruptivo para el sistema judicial colombiano, por lo menos en lo que a su diseño histórico y estructura funcional y orgánica se refiere. Sin embargo, y a pesar de lo interesante que habría resultado abrir a debate la materia, el proyecto de Ley 038 de 2015 nunca fue aprobado y ni siquiera discutido a nivel legislativo, pues fue retirado antes que lo propio ocurriera[8].
Ahora bien, se podría argumentar que los inconvenientes asociados a la adopción de un procedimiento bifurcado pueden ser susceptibles de ser superados a partir de posibles puentes de comunicación entre la jurisdicción civil y la de lo contencioso administrativo, bajo el mecanismo de prejudicialidad, o a través de medidas cautelares tendientes a la suspensión provisional de los actos administrativos de concesión de la patente, como ocurre en otras jurisdicciones con sistemas bifurcados como Brasil[9] y Alemania[10]. No obstante, tanto una como otra alternativa resultan ser de difícil y casi imposible aplicación práctica en Colombia.
Bajo la ley procesal colombiana, existe la posibilidad virtual de suspender un proceso adelantado ante los jueces civiles, cuando quiera que la sentencia a ser adoptada dependa de la decisión que deba ser tomada en otro proceso judicial, que verse sobre cuestiones imposibles de ser alegadas como excepción, o tramitadas como demanda de reconvención, bajo el procedimiento principal.
Como se observa, en principio los supuestos de hecho que dan lugar a la suspensión del proceso por prejudicialidad podrían ser aplicables al caso en que un demandado por infracción pretenda que se declare la invalidez del acto de concesión de la patente y, sin embargo, en materia de patentes, a la fecha no se conocen decisiones en las que dicha posibilidad haya sido materializada y avalada en forma expresa por los jueces competentes.
Todavía no existe una línea jurisprudencial clara sobre la prejudicialidad por cuenta de una nulidad presentada como defensa. Actualmente se discuten varios casos en los que podrían presentarse pronunciamientos sobre la materia, pero se trata de un terreno todavía inexplorado dentro de la práctica judicial colombiana
Descartada la posibilidad anterior, queda analizar si el sistema de medidas cautelares colombiano puede resultar eficiente a la materialización práctica del mecanismo de defensa en estudio. Para ello, se debe iniciar por señalar que, en Colombia, en el marco de las acciones de nulidad promovidas ante el Consejo de Estado es legalmente posible solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo cuya nulidad se reclama, pues el ordenamiento nacional ha dotado a los jueces de amplios poderes y facultades en lo que a las cautelas judiciales se refiere.
Sin embargo, en asuntos de propiedad industrial, tal facultad de decisión parece verse limitada por la incidencia del derecho andino, bajo el cual toda decisión relativa a estos asuntos (por ser la nulidad un proceso de única instancia) debe estar precedida de una interpretación previa por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).
Así, en casos concretos donde se ha solicitado la suspensión del acto administrativo acusado, el Consejo de Estado ha señalado que adoptar una decisión sobre la medida cautelar solicitada por el demandante supone fijar el alcance de las disposiciones andinas involucradas, lo cual corresponde a una competencia exclusiva del TJCA que al no poder ser usurpada por la autoridad nacional, hace que aquella se vea impedida de decretar una medida por no contar con una interpretación prejudicial precedente que, procesalmente, lo avale para ello[11].
En conclusión, el juez de lo contencioso administrativo posiblemente siempre podrá abstenerse de decretar una medida cautelar de suspensión del acto demandado, argumentando que el derecho andino se lo impide y en consecuencia, este mecanismo tendiente a materializar la posibilidad práctica de alegar la nulidad de la patente para evitar ser condenado en un proceso por infracción, también resulta puramente ideal e hipotético. A ello, se suma el hecho de que las decisiones sobre medidas cautelares, a pesar de la urgencia que las caracteriza, pueden tardar hasta tres años en ser efectivamente resueltas por esta jurisdicción.
El derecho andino no ofrece respuestas concretas a la posibilidad de alegar la nulidad de la patente como mecanismo de respuesta a la acción por infracción, pues si bien el artículo 75 de la Decisión 486 delega a la Autoridad Nacional Competente la facultad para anular una o más reivindicaciones de una patente, lo cierto es que nada dice frente a si dicha posibilidad pueda darse en el marco del litigio por infracción.
De hecho, el propio TJCA ha tenido oportunidad de pronunciarse someramente al respecto y así por ejemplo, mediante la Interpretación Judicial 160-IP-2007, ha manifestado que la posibilidad de suspender o no un proceso civil por infracción como consecuencia de una acción de nulidad en curso es algo que escapa a la regulación andina, aunque de alguna manera la simple presentación de nulidad no sería suficiente para impedir que el titular del derecho haga uso de las prerrogativas que desprenden del mismo[12].
En este orden de ideas, surge entonces el interrogante lógico sobre la conveniencia de regular el tema desde el derecho andino, bien bajo un procedimiento unificado que contemple la posibilidad de analizar la legalidad de la patente dentro de la acción por infracción, o bien adoptando un sistema bifurcado en el que se regulen con precisión los asuntos de prejudicialidad y/o solicitud de medidas cautelares tendientes a evitar que dicho medio de defensa no constituya más que una alegación académica.
Estos interrogantes, que para los propósitos del presente escrito no constituyen más que preguntas abiertas que invitan al debate, suponen la necesidad de analizar las relaciones de equilibrio que deben existir entre el titular de la patente, el Estado y los terceros, como partes de ese contrato social que supone la concesión de un derecho de tal naturaleza.
Bibliografía:
Doctrina:
- DÍAZ, Lina M. “La nueva excepción en procesos de infracción”, en Boletín Virtual de la Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 22 de marzo de 2016. Disponible en https://propintel.uexternado.edu.co/la-nueva-excepcion-en-procesos-de-infraccion/
- JUNQUEIRA LEITE, Márcio y TOURINHO MORETTO, Adriana, “Patent litigation in Brazil: overview”, en Thomson Reuters, 2020. Disponible en: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-621-2618?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
- KELLENTER Wolfgang MIGDAL Benedikt, “Patent litigation in Germany: overview”, en Thomson Reuters, 2020. Disponible en: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-3450?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)#co_pageContainer.
- ORTEGA, Diego F. “Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación”, en Lvcentinvs, blog administrado por Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), 15 de mayo de 2017. Disponible en http://www.lvcentinvs.es/2017/05/15/litigios-de-infraccion-y-nulidad-de-patentes-en-el-peru-un-caso-sui-generis-de-bifurcacion/
- SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “Compendio de derecho administrativo”, [e-book]. Universidad Externado de Colombia, 2017.
Jursprudencia:
- Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Sentencia del 21 de febrero de 2019, proferida dentro de la acción judicial promovida por Crocs Inc., en contra de Evacol S.A.S., tramitada bajo el Expediente 16-230917. Grabación disponible en https://vimeo.com/319956763.
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto del 5 de febrero de 2019 proferido en el marco del medio de control de Nulidad promovido en contra de algunas disposiciones contenidas en el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002, tramitado bajo el Expediente 2012 – 0255, con ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 2 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 160-IP-2007 (caso COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. contra el Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Protección De La Propiedad Intelectual – INDECOPI”.
Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley 038 del 4 de agosto de 2015 y exposición de motivos. Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2015+-+2016/PL+038-15+FUNCIONES+DE+INDUSTRIA+Y+COMERCIO.pdf.
- Congreso de la República. Registro del trámite legislativo correspondiente al proyecto de Ley 038 de 4 de agosto de 2015. Disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/38-por-la-cual-se-introducen-modificaciones-al-regimen-de-proteccion-de-la-competencia-a-las-funciones-de-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-y-se-dictan-otras-disposiciones
Normatividad:
- Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000
- Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Código General del Proceso
[1] Cfr: DÍAZ, Lina M. “La nueva excepción en procesos de infracción”, en Boletín Virtual de la Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 22 de marzo de 2016. Disponible en https://propintel.uexternado.edu.co/la-nueva-excepcion-en-procesos-de-infraccion/
[2] Cfr: ORTEGA, Diego F. “Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación”, en Lvcentinvs, blog administrado por Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), 15 de mayo de 2017. Disponible en http://www.lvcentinvs.es/2017/05/15/litigios-de-infraccion-y-nulidad-de-patentes-en-el-peru-un-caso-sui-generis-de-bifurcacion/
[3] Cfr: SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “Compendio de derecho administrativo”, [e-book]. Universidad Externado de Colombia, 2017, particularmente secciones 2166, 2182 y 2184.
[4] Cfr: Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Sentencia del 21 de febrero de 2019, proferida dentro de la acción judicial promovida por Crocs Inc., en contra de Evacol S.A.S., tramitada bajo el Expediente 16-230917, minutos 20: 42 a 22:31 de la grabación disponible en https://vimeo.com/319956763.
[5] Cfr: DÍAZ, Lina M. “La nueva excepción en procesos de infracción”, en Boletín Virtual de la Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 22 de marzo de 2016. Disponible en https://propintel.uexternado.edu.co/la-nueva-excepcion-en-procesos-de-infraccion/
[6] Cfr: Proyecto de Ley 038 del 4 de agosto de 2015. Artículo 21. “Excepción de nulidad en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. En la acción por infracción de derechos de propiedad industrial el demandado podrá proponer como excepción de mérito la nulidad del derecho de propiedad industrial que se pretende proteger, la cual podrá ser declarada por la autoridad que esté conociendo de la acción por infracción. La eventual declaración de dicha nulidad del derecho de propiedad industrial por vía de excepción de mérito sólo tendrá efectos en el caso concreto”. El texto completo del proyecto se encuentra disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2015+-+2016/PL+038-15+FUNCIONES+DE+INDUSTRIA+Y+COMERCIO.pdf.
[7] Vid: DÍAZ, Lina M. Op. cit.;
[8] Cfr: Congreso de la República. Registro del trámite legislativo correspondiente al proyecto de Ley 038 de 4 de agosto de 2015. Disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/38-por-la-cual-se-introducen-modificaciones-al-regimen-de-proteccion-de-la-competencia-a-las-funciones-de-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-y-se-dictan-otras-disposiciones
[9] Vid: sobre las características del sistema bifurcado en Brasil: JUNQUEIRA LEITE, Márcio y TOURINHO MORETTO, Adriana, “Patent litigation in Brazil: overview”, en Thomson Reuters, 2020. Disponible en: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-621-2618?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
[10] Vid: sobre las características del sistema bifurcado en Alemania: KELLENTER Wolfgang MIGDAL Benedikt, “Patent litigation in Germany: overview”, en Thomson Reuters, 2020. Disponible en: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-3450?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)#co_pageContainer.
[11] Cfr: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto del 5 de febrero de 2019 proferido en el marco del medio de control de Nulidad promovido en contra de algunas disposiciones contenidas en el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002, tramitado bajo el Expediente 2012 – 0255, con ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, pp. 31 -33.
[12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 2 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 160-IP-2007 (caso COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. contra el Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Protección De La Propiedad Intelectual – INDECOPI”. p. 18
Por:
Liliana Galindo
Coordinadora Litigio de Patentes
Carlos Tamayo
Asociado Litigio de Patentes
