Cómo se determina la existencia de daño o lesión derivado de los actos de infracción de propiedad industrial en Colombia, es una de las cuestiones más difíciles de responder para los jueces y las partes. Así mismo, resulta todo un reto establecer la cuantía de la indemnización. Trataremos de resolver tales inquietudes de manera general, sin restarle complejidad a una materia que siempre deberá aterrizarse a cada caso.
La indemnización por perjuicios derivados de actos de infracción de propiedad industrial corresponde al género de indemnizaciones por responsabilidad civil extracontractual (aunque para probar la responsabilidad por infracción no es necesario demostrar culpa, de allí que el factor de imputación sea siempre objetivo). Lo anterior implica que el infractor responde por perjuicios previsibles e imprevisibles, y que si más de una persona natural o jurídica, participó, colaboró o toleró activamente la infracción, la responsabilidad será solidaria, es decir, que la víctima podrá demandar la indemnización integral de cualquiera de los infractores.
Por otra parte, la indemnización “patrimonial” por infracción se debe tasar teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486[1], que son: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Al respecto, es importante mencionar que el daño emergente corresponde al egreso del patrimonio que realiza la víctima para eliminar o mitigar el daño, y el lucro cesante a la utilidad o ganancia que esta deja de percibir por cuenta de la infracción. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, corresponde a la aplicación en el Derecho de la Propiedad Industrial, de la teoría de los frutos civiles, que determina que el propietario de la cosa principal (en este caso el derecho de propiedad industrial) también es propietario de los frutos que esta dé. Esos dos criterios no son excluyentes, pueden usarse conjuntamente, porque su aplicación no enriquecería al indemnizado sino apenas lo pondría en la situación en la que hubiera estado si la infracción no hubiera sucedido.
No así el último criterio, que corresponde a una forma de calcular el lucro cesante, desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.
Ahora bien, el artículo 243 referido es una guía para calcular la indemnización de perjucios patrimoniales, pero nada obsta para que la víctima reclame y obtenga perjuicios extrapatrimoniales generados por la conducta infractora. Los extrapatrimoniales pueden ser morales, el daño especial a un derecho fundamental –por ejemplo el buen nombre-, a la vida en relación, entre otros.
Finalmente, es importante mencionar que en materia de marcas es posible acogerse al decreto de indemnizaciones prestablecidas[2], que dispone que por cada infracción el juez puede calcular la indemnización desde tres hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la infracción se haya cometido de mala fe o contra una marca notoriamente conocida. Como cada registro es un derecho individual, este cálculo deberá hacerse por cada derecho de manera individual y cumulativa.
[1] Decisión 486 de 2000. Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), artículo 243.
[2] Decreto 2264 de 2014.
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