Generación de ingresos a partir de una campaña de litigios de patentes

En la narrativa tradicional del sistema de patentes, especialmente lo que concierne a inventores independientes, proyectos de la academia o start-ups, es el dueño de la patente quien debe salir a buscar inversionistas o aliados industriales para desarrollar su invento, muchas veces invirtiendo cuantiosos recursos para perfeccionar y maletear la tecnología, y en no pocos casos fracasando en el intento. Aun cuando este modelo de negocio sigue siendo perfectamente válido en muchos casos, no debería ser el único que se debería contemplar.  Este artículo explora las ventajas de acudir, de manera independiente o paralela, al modelo de campaña de litigios como una alternativa para generar ingresos a partir de un portafolio de patentes.

La característica esencial de la patente es el derecho de excluir a terceros que puedan explotar invento protegido por la misma. Es esta característica la que permite al dueño de la patente venderle a un tercero un permiso para explotar el invento (una licencia).  Es esa misma característica también la que permite al dueño de la patente demandar a un tercero por el uso no autorizado del invento (infracción de la patente), impidiendo que la siga explotando y obligándolo a pagar por los daños ocasionados como resultado de los actos de infracción. 1

En otras latitudes, especialmente en el mercado más desarrollado en materia de patentes – los Estados Unidos de América (US) – desde hace varias décadas existe la práctica de identificar terceros que pueden estar infringiendo la patente y acudir al litigio de patentes como mecanismo para obligar a estos terceros a suscribir licencias para seguir explotando el invento. En este esquema, conocido como “campaña de litigio”, el dueño de la patente busca apalancarse sobre la característica esencial de la patente – el derecho de excluir – para forzar un acuerdo transaccional con el potencial infractor para mitigar los riesgos de infracción (v.gr. una licencia con pago de regalías, un pago único, etc.).  En muchos casos, no es necesario llegar hasta una sentencia final; en algunos es suficiente abrir el debate extrajudicial, en otros debemos iniciar el litigio, tal vez logrando una medida cautelar, lo cual suele permitir a las partes juzgar mejor sus contingencias y llegar a un acuerdo mutuamente ventajoso. En la actualidad, las campañas de litigio suelen ser sofisticadas, donde por ejemplo es típico ver a una sola entidad adquiriendo o alquilando varias patentes para armar un portafolio que cobije un nicho tecnológico (llamadas patent aggregators), y así fortalecer su posición negociadora. Adicionalmente, ahora también es común ver a entidades financieras especializadas en litigios (litigation funders) ofreciendo productos para fondear estas campañas a cambio de una posición de equity en el negocio.  Finalmente, ya es común encontrar despachos de abogados dispuestos a trabajar bajo esquemas de cuota litis, especialmente con el acompañamiento de litigation funders.

Optar por una campaña de litigio, de manera independiente o paralela al modelo convencional de maletear la tecnología – atendiendo las limitaciones y riesgos señalados más abajo -, puede resultar muy atractiva por las siguientes razones:

• permite sentar a la mesa posibles licenciatarios de la tecnología, donde de otra manera sería difícil o imposible que a uno “le paren bolas”; un posible infractor no puede ignorar una carta invitándolo a negociar, y menos acompañada por una demanda obligándolo a contratar abogados para evaluar la fortaleza del caso;
• obliga a pensar en diferentes categorías de posibles infractores, tal vez identificando entidades que uno no contemplaría en el modelo tradicional de maletear la tecnología (por ejemplo, existen compañías que no necesariamente deseen licenciar la tecnología, sino simplemente eliminar de manera expedita una contingencia litigiosa suscribiendo una renuncia a demandar por el dueño de la patente – un covenant not to sue);
• permite rápidamente medir la fortaleza de la patente y sincerar cualquier esfuerzo litigioso; dependiendo del posible demandado, se generarán tesis y argumentos para establecer una defensa anticipada a un litigio, la cual será compartida por el posible demandado;
• si la patente se vende o alquila a un patent aggregator, se pueden generar ingresos a corto plazo, y en algunos casos evitar los gastos asociados para financiar una campaña de litigios;
• uno puede segmentar aplicaciones y mercados para la tecnología patentada, de tal manera que la campaña de litigios se limite, por ejemplo, a usos de la tecnología donde el dueño de la patente no tenga interés de explotar directamente;
• cuando se maneja la campaña de litigios de manera paralela a un esfuerzo de explotación del invento, la campaña típicamente sirve para darle valor práctico a la tecnología, por ejemplo en negociaciones de licenciamiento, en esfuerzos de valoración de un paquete accionario durante una ronda de inversión, y muchas veces simplemente en darle más visibilidad a la tecnología por los litigios que puedan iniciarse.

Como en cualquier litigio, existen riesgos que son inevitables. Para el dueño de una patente, especialmente cuando hablamos de un inventor independiente, los riesgos y obstáculos que enfrenta para desplegar una campaña de litigios incluyen:

(i) una inversión potencialmente cuantiosa en honorarios de abogados y costos de expertos (los litigios de patentes son típicamente de los más caros que existen; v.gr., muy en promedio, para llegar ante un jurado en US, cada parte paga USD3M). Este riesgo se ha logrado mitigar mediante la existencia de los ya mencionados patent aggregators, y por otro lado, la aparición de litigation funders; en ambos casos, los costos y riesgo logran transferirse o diluirse entre más actores.  Estos dos jugadores igualmente ayudan, en una etapa preliminar, a identificar y calcular los riesgos inherentes a cualquier litigio de infracción (descrito en mayor detalle en los siguientes puntos), y tratar de tomar medidas para mitigarlos;

(ii) la posibilidad que un juez o jurado considere que no existe una infracción.  Al final de cuentas, la infracción de una patente solamente se puede declarar cuando se demuestra que el producto o procedimiento presuntamente infractor cae dentro del alcance de una o más reivindicaciones (claims) de la patente.  Las reivindicaciones son unas oraciones que aparecen al final de un documento de patente, cada una de las cuales define el alcance de la protección de la patente; es lo que interpreta y aplica un juez o un jurado para determinar si existe o no una infracción.  Las reivindicaciones las redacta el inventor, pero más típicamente es un profesional con algún conocimiento en materia de patentes. La redacción de patentes es un arte, que requiere una capacidad de captar la totalidad del concepto inventivo (sus variaciones, cómo se puede reproducir, las diferentes aplicaciones de la tecnología) y en muchos casos hasta vaticinar los futuros cambios tecnológicos que imponga la industria.  Adicional a la redacción, es importante tomar en cuenta que las reivindicaciones típicamente sufren cambios durante el trámite de la patente (prosecution), cambios necesarios en muchas ocasiones para superar las objeciones de patentabilidad elevadas por el examinador de patentes. 2  Por esta razón, gran parte de la fortaleza de una patente depende de cuán bien fueron redactadas las reivindicaciones, y en particular las que sobrevivieron el trámite de la patente.  En muchos casos, la determinación de si existe o no una infracción se reduce a una batalla legal sobre la definición de un término en una reivindicación, donde pueden aplicar numerosas reglas de interpretación complicadas y muchas veces conflictivas. Así las cosas, tener certeza absoluta en un caso de posible infracción no siempre es claro, y en muchos casos cualquier predecibilidad solo se logra mediante esfuerzos extrajudiciales y litigiosos;

(iii) la anulación de la patente.  Además de argumentar que no existe una infracción de alguna de las reivindicaciones de la patente, otra defensa clásica en litigios de patente involucra un ataque a la validez de la patente, donde el demandado intentará tumbar la patente por no cumplir algún requisito esencial de patentabilidad. Por ejemplo, una táctica convencional es identificar anterioridades en el estado de la técnica y argumentos que puedan afectar los requisitos de novedad y nivel inventivo.  Si logra ser exitoso, un juez puede declarar la nulidad de la patente, efectivamente destruyendo el fundamento de la demanda. Por esta razón, la fortaleza en números en una campaña de litigios es esencial; entre más patentes estén involucradas, mayor deberá ser el esfuerzo litigioso del demandado. Si dimensionar el riesgo de no infracción ya puede ser complicado, calcular el riesgo de anulación es aún más difícil y requiere de estudios pormenorizados del estado de la técnica y de estudios legales cuyos costos se incrementan de manera exponencial para lograr mayor certeza.  De manera adicional, el riesgo de anulación y su rol como una defensa viable también dependen de la jurisdicción. Por ejemplo, en US, existen diferentes formas de cuestionar rápidamente la validez de una patente, ante la misma oficina de patentes o ante un juez federal de distrito, antes de siquiera llegar a la cuestión de infracción. En otros países, como Alemania o Colombia, la presunción de validez del acto administrativo es comparativamente mucho más fuerte, la definición de una demanda de nulidad es más demorada y en la práctica no interfiere con la decisión de infracción.  

(iv) la posibilidad de no lograr una medida cautelar (un preliminary injunction).  La medida cautelar, entendida como una orden preliminar del juez para prohibir la explotación del invento patentado hasta tanto se llegue a una sentencia de primera instancia, normalmente es una palanca negociadora clave que puede forzar rápidamente una solución en favor del dueño de la patente, especialmente donde el producto o procedimiento presuntamente infractor es una pieza indispensable en el modelo de negocio del demandado. Ahora, según reglas legales en virtualmente todas las jurisdicciones, lograr una medida cautelar, más allá de tener pruebas contundentes de la infracción, requiere demostrar que los daños ocasionados por los presuntos actos de infracción sean de difícil o imposible cálculo, requiriendo así la imposición de la medida para impedir que se continúen generando.  Dependiendo de la jurisdicción y de la condición del dueño de la patente, conseguir una medida cautelar puede ser difícil (casi imposible) o muy fácil. En US, la decisión de la Corte Suprema en eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006), eliminó en la práctica la posibilidad que el dueño de una patente que no estuviese explotando la patente (entiéndase, que estuviese desarrollando comercialmente el invento) pudiese lograr una medida cautelar. 3 En este sentido, la jurisprudencia en US, al menos respecto al inventor pequeño o a la academia (que no hayan logrado comercializar su invento), ha reducido la contingencia legal para un infractor a un simple pago de regalías o daños.  Por otro lado, en Colombia, el cálculo legal sigue siendo más favorable para el titular de la patente bajo el entendido que el mero acto de infracción ocasiona daños irresarcibles mientras se permita su continuidad. Adicionalmente, en un intento aparente de conciliar los intereses en juego, el sistema colombiano contempla la posibilidad que el juez ordene al dueño de la patente pagar una caución para cubrir los daños que pueda ocasionar la concesión de una medida cautelar. 

En su comienzo, y no obstante el derecho absolutamente legítimo del que goza cualquier dueño de una patente debidamente concedida por la autoridad nacional, varias campañas de litigio en US levantaron ampollas por la apariencia extorsiva que se generaba cuando un demandante enviaba de manera masiva a múltiples posibles infractores cartas señalandolos de infringir una o más patentes, donde en algunos casos era dudoso que el producto o procedimiento presuntamente infractor en efecto estuviese cobijado, o donde adicionalmente la patente podía sufrir de evidentes problemas de validez (v.gr. falta de novedad o nivel inventivo). Muchos de los artífices de estas campañas recibieron el apodo de patent trolls (ogros de patentes), en referencia a las criaturas mitológicas que exigían el pago de un peaje para cruzar un puente. Estas prácticas también afectaron el derecho de patentes en US, incluyendo la sentencia en eBay, las reglas procesales civiles e incluso el mismo estatuto de patentes con el America Invents Act.  Ahora, lo anterior para nada quiere sugerir que las campañas de litigio no son perfectamente legítimas cuando son manejadas con juicio y responsabilidad. No hay uso más genuino y justo de una patente cuando esta se usa para lograr ingresos para su titular por la explotación del invento patentado; eso es precisamente el objetivo cardinal del sistema de patentes: recompensar al que se atreve a innovar y tiene éxito desarrollando un invento. Los pequeños inventores, las universidades y los start-ups, son los mayores beneficiarios de que esto sea así.

De lo anterior, creo que se pueden desprender las siguientes recomendaciones y observaciones:

• al estudiar cualquier esquema de comercialización de una tecnología patentada, es fundamental estudiar cómo me puede ayudar una campaña de litigios para fortalecer un esfuerzo tradicional de maleteo de tecnología;
• cualquier campaña de litigios depende de manera crítica de los activos que la van a soportar, entiéndase las patentes.  Es indispensable, sin pasiones y con desprendimiento total, revisar e identificar las fortalezas y debilidades de las mismas (y de las futuras);
• identificar quiénes pueden ser los posibles infractores de la patente (o patentes). Para efectos de una campaña de litigios, especialmente donde estoy pensando involucrar a patent aggregators, litigation funders y firmas de abogados, debo dimensionar el tamaño del negocio.  ¿Estoy contemplando potenciales daños y perjuicios multimillonarios contra unas pocas multinacionales con fondos casi ilimitados para defenderse de manera prolongada? ¿O son muchos posibles infractores, con un retorno mucho menor por demandado, pero con mayores posibilidades de éxito?
• Entender bien mis posibilidades de lograr una medida cautelar.  Para US, ¿ya tengo un licenciatario para la tecnología patentada y por tanto puedo argumentar que sí estoy comercializando y por tanto desechar el argumento que no estoy explotando mi patente?
• Entrevistar a varios patent aggregators, litigation funders y firmas de abogados y evaluar qué opciones y posibilidades reales existen para organizar una campaña de litigios seria y sostenible. Muchos de éstos podrán proporcionar – de manera gratuita en muchos casos – una visión independiente del negocio que puede ser muy útil para adecuar y redefinir la estrategia global de monetización.
• Como todo en la vida, no existen soluciones fáciles y rápidas. Aun en los casos inmensamente exitosos, es el resultado de un esfuerzo arduo en materia de investigación, trabajo en equipo, construcción de argumentos y desarrollo de pruebas, y un proceso de negociación extenuante.  Pero cuando trae resultados exitosos, tal vez lo más gratificante es observar cómo el sistema de patentes en efecto sirve para recompensar la labor del inventor e incentivar que el esfuerzo de innovación continúe sus pasos.

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 1. A diferencia de lo que tal vez estén acostumbrados los profesionales en materia de infracción marcaria y de derechos de autor, las acciones de infracción de patente típicamente son de índole exclusivamente civil, nunca penal.  Esto no es porque no exista la posibilidad de acudir al sistema penal (casi todas las jurisdicciones en Latinoamérica contemplan esa posibilidad), si no debido a la naturaleza propia del sistema de patentes, donde existen numerosos matices en cuanto al alcance de la protección y la validez del derecho, situación que hace muy difícil cumplir con la tasa probatoria necesaria para demostrar una conducta penal.  Para efectos de este artículo, solo se contempla el caso de acciones civiles.

2. Adicionalmente, y esto excede el alcance de este documento, uno también debe incluir dentro del análisis de una campaña de litigios, la estrategia del desarrollo del portafolio de patentes sobre la tecnología.  En la vida real, el inventor continúa preparando patentes que cobijan actualizaciones de la tecnología y en este sentido cualquier valoración debe incluir estas solicitudes y patentes adicionales. Es posible por ejemplo, y esto ilustra lo dinámico que puede ser el análisis, que futuras patentes del mismo inventor pueden eventualmente fortalecer la posición de negociación y dicten una estrategia que recomiende esperar para gatillar ciertas acciones litigiosas.

3. Anterior a esta decisión, ante la declaración de una infracción por una corte, era virtualmente automática la concesión de una medida permanente impidiendo la explotación de la patente (un permanent injunction).  Con su decisión en eBay, la Corte Suprema consideró que, a partir de consideraciones de política pública, y tomando en cuenta que el dueño de la patente no estaba explotando el invento, el pago de daños por la infracción era suficiente para lograr una adecuada compensación y por tanto una prohibición permanente no era dable.  Es decir, la sentencia le cercenó al dueño de una patente (al menos a los que no estaban explotando su patente) su derecho de impedir que un tercero continúe infringiendo su patente, y en su defecto lo obligaba a alquilar la patente. Aun cuando la sentencia de eBay solo se refiere a medidas permanentes después de una declaración de infracción (no a medidas cautelares como tal, donde todavía no hay una declaración de infracción), la vara legal en todo caso se transfirió por analogía y sin mayor dificultad al estándar para lograr una medida cautelar, lo que en la práctica volvió casi  imposible que un titular que no esté explotando su patente logre que un juez le conceda una medida cautelar en US.

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